Quelles questions faut-il se poser quand on dépose une marque?
Déposer une marque est une action incontournable quand vous êtes un entrepreneur. Cependant, cet acte n'est pas à prendre à la légère ! Voici cinq questions à vous poser avant de déposer votre marque !

Vous avez passé plusieurs mois à créer votre business et maintenant vous souhaiter protéger ces efforts.  

Après une recherche rapide sur internet ou consultation d’un ami ou d’un conseil non spécialisé, vous avez trouvé la procédure pour faire enregistrer rapidement une marque ou mandater quelqu’un pour le faire rapidement. Une fois sur dix peut être que ça marchera et que votre dépôt sera qualitatif; mais les neuf autres fois, ce dépôt n’aura aucune valeur ou ne protégera rien du tout.

Voici cinq questions importantes que vous devez vous poser si vous voulez que votre dépôt de marque soit qualitatif.

  1. Pourquoi voulez-vous déposer une marque ?

Selon la législation française et européenne, une marque est un signe permettant de distinguer précisément les produits ou prestations de services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.

Une marque peut être un mot, un nom, un slogan, un logo, un dessin, un son, un mouvement, un motif, une couleur, une position, une combinaison de tous ces éléments, voir même un hologramme.

Une marque vous permet donc de protéger votre signe de toute utilisation non autorisée par un tiers et d’interdire cette utilisation, voire même de réclamer des dommages et intérêts. Mais en réalité une marque ce n’est pas qu’un moyen de protection, une marque c’est également un instrument stratégique de votre entreprise, un actif valorisable qui a un impact sur la valeur même de votre entreprise et qui peut générer des bénéfices lorsqu’elle est bien exploitée et protégée.

  1. Votre marque est-elle vraiment la vôtre ?

Malheureusement j’ai vu plusieurs entrepreneurs qui ont fait développer par des prestataires ou des salariés des logos, des noms et des slogans se faire déposséder de leurs marques, car les cessions de droit d’auteur n’avaient pas été réalisées correctement.

Vérifiez vos contrats avec vos prestataires, est ce que la cession de droit présentes les dispositions essentielles pour valider celle-ci, notamment :

  • La cession indique le territoire sur laquelle elle est valable ;
  • La cession indique la durée de celle-ci ;
  • La cession indique précisément l’étendue des droits qui ont été cédés.

S’il n’y a pas de contrats, regardez les devis, et demandez également à votre prestataire de rajouter une clause qui indique précisément qu’il n’a pas le droit de déposer une marque ou d’utiliser l’œuvre réalisée.

Pour vos salariés, vérifiez qu’une clause de propriété intellectuelle est bien présente dans le contrat de travail.

  1. Les classes déposées sont-elles pertinentes ?

Chaque marque est enregistrée dans des classes de produits et services, dans le jargon légal nous appelons cela la classification de Nice. Votre demande d’enregistrement doit contenir une liste des produits et services couverts par votre marque. En clair votre marque sera protégée seulement dans ces classes.

Il serait tentant (mais coûteux) de réaliser une demande pour l’ensemble des classes de Nice qui existent (45), pourtant cela est déconseillé. Si vous n’utilisez pas votre marque pour tous les produits et services pour lesquels vous faites la demande, votre marque sera vulnérable aux attaques. En limitant vos demandes aux classes pertinentes, vous réduisez le risque de conflit avec une autre marque.

Il convient donc d’être très vigilant et précis lors de la rédaction des classes de produits et services, si vous en oubliez-vous ne pourrez pas demander la protection pour ce produit ou ce service.

Un conseil expérimenté rédigera avec vous une liste de produits et services adaptée à votre stratégie de marque et à vos besoins, qui protégera efficacement votre marque d’attaque de tiers. Attention à ne pas utiliser une liste préremplie au risque de voir votre marque vulnérable. 

  1. Votre marque est-elle valable ?

Ça c’est le point crucial, et souvent c’est là où le bât blesse… Ce n’est pas parce que votre marque a été enregistrée par l’Office de protection des marques (INPI, EUIPO, WIPO, etc.) qu’elle est valable. En clair, ce n’est pas parce que vous avez payé que votre marque est protégée.

Est-ce qu’une marque antérieure existe ? Dans les mêmes classes ou des classes similaires ? En effet, les Offices ne font pas de contrôle des demandes d’enregistrement, ils enregistrent, c’est tout. C’est-à-dire que des propriétaires de marque antérieure peuvent faire opposition à votre marque ou encore en demander l’annulation.

Donc avez-vous vérifié ou fait vérifier, par un professionnel compétent qu’il n’existe pas de marque identique ou similaire à la vôtre ? J’insiste sur le terme similaire, un bon conseil ne vous proposera pas seulement une recherche d’antériorité à l’identique, mais une vraie recherche des termes similaires, qui peuvent différer dans le placement des caractères, des mots ou dans l’apparence.

Malheureusement, avec l’essor des recherches d’antériorité « low cost », qui pullulent sur internet la vraie valeur de ce type de recherche est largement diminuée.

Imaginez que vous décidiez d’un nom, d’un logo, que vous déposiez ce nom et ce logo à titre de marques. Vous faites l’impasse sur une recherche d’antériorité, ou vous choisissez la recherche à l’identique low cost qui ne donne aucun résultat. Vous faites développer un site internet, vous achetez un nom de domaine, des affiches, des flyers, des cartes de visite. Vous communiquez sur cette marque et sur votre nom.

Et puis un jour vous recevez une notification pour faire annuler votre marque et un courrier d’avocat pour cesser son utilisation. En effet, une marque similaire avec un mot ou un logo légèrement différent existait déjà et son propriétaire fait valoir ses droits.

Il y a de grandes chances que celui-ci soit dans son droit, et que ses actions aboutissent. Dans ce cas, vous aurez perdu l’intégralité des investissements déjà réalisés et vous devrez recommencer tout à zéro. Vous pourrez aussi faire un recours judiciaire, mais celui-ci sera coûteux.

Vous aurez économisé 500 ou 600 euros pour en perdre des milliers par la suite. 

  1. Ma marque est-elle bien protégée ?

Beaucoup pense que le simple dépôt ou enregistrement de votre marque signifie que votre marque est protégée. Rien n’est plus faux.

Si vous ne mettez pas en place une surveillance sur vos marques, n’importe qui peut déposer ou utiliser une marque similaire ou identique à la vôtre. Comment agir si vous n’êtes pas au courant ? Comment mettre en place une protection adaptée et réagir efficacement ?

Pour quelques centaines d’euros par an, vous pouvez identifier toute marque qui contreviendrait à la vôtre. Il existe plusieurs types de surveillances, surveillances de marque, de dessins et modèles, surveillances des registres, surveillance internet ou encore les surveillances réseaux sociaux.

Si la personne qui vous accompagne ne vous propose pas de mettre en place une surveillance de votre marque, fuyez.

 

Comprendre comment déposer efficacement une marque n’est que le début, un vrai partenaire juridique stratégique pourra vous conseiller utilement sur cette partie, mais sera également précieux pour vous donner des astuces et conseils sur l’exploitation optimisée de vos actifs de propriété intellectuelle.

Chez Garoé Avocats nous travaillons en synergie avec les membres de notre écosystème, partenaires, clients et entreprises passionnés qui ont besoin de notre assistance technique et de notre expertise dans de nombreux domaines.

Si vous souhaitez en discuter avec nous, n’hésitez pas à nous contacter via notre page contact ou par mail à contact@garoe-law.com .

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